王玉琢
摘要：驰名商标是品牌核心竞争力的构成部分，也是商品和服务高信誉度、高知名度的本质体现。驰名商标淡化作为一种具有隐蔽性和多样性特征的侵权形式，在当今社会越来越引起人们的关注。而实际上商标淡化理论虽然早已提出，但迄今为止尚谈不上成熟，对淡化行为的认定也没有形成公认的标准。当前，在商标反淡化方面无论是理论研究还是司法实践，美国都是最丰富最先进的国家。美国商标反淡化法在全世界的影响也最大，修法频率也最快。美国在1995年制定《联邦反淡化法》后， 又分别于1999年和2006年对其进行了修正，使得该法日趋完善。本文希望通过分析和研究美国联邦反淡化法的由来及演进，为完善我国相关法律法规提供参考和借鉴。
关键词：美国；驰名商标；淡化
一、 美国联邦商标反淡化法的由来
美国学者弗兰克·谢克特教授是美国反淡化理论先锋，他在1927出版的《哈佛法律评论》上提出《商标保护的理论基础》，为美国商标反淡化法理论奠定了基石。在文中，谢克特教授提出“现代商标的价值在于它的销售力……而商标的独特性是决定销售力的重要因素……这种独特性会因为被使用在相关或不相关的商品上而受到损害或削弱。”
他认为，即使不存在混淆的可能性，驰名商标也不能使用在其他的商品上，否则公众看到在后使用的商标会认为它与在先使用的驰名商标是一个企业的产品。这样在后商标使用者会因此受益，而在先商标使用者将失去由商标独特性带来的销售能力，因此在先商标使用者的利益会因此受到损害。谢克特教授还指出，商标的独特性是商标保护的根基，因此需要防止商标独特性被淡化。谢克特教授的商标反淡化理论很快被学术界和理论界广为传播，谢克特也被称为商标反淡化理论之父。
传统混淆理论与这种淡化理论有着很大的差异。商标混淆，是指在后使用的商标与在先使用的商标相同或相似，并且使用在相同或相似的商品或服务上，使消费者误以为其所使用的商品或服务是由在先商标使用者提供的。混淆理论的重点是，从消费者角度来看，它是否将不同经营者提供的商品或者服务误认为是同一经营者提供的。而淡化理论是指通过使用相同或相似的商标，使得商标不再是与特定的企业想关联的唯一纽带，而是与其他的企业或产品相关联。从而减弱了商标的独特性，减少了商标和特定的来源出处的联系。淡化理论的着重点在于商标与特定使用者之间的关联是否被演化为与许多运营商之间的关联。如果说，商标标识与特定使用者之间的联系是被商标混淆所利用，那么商标淡化就是对这种联系的干扰和损害。由于淡化理论和混淆理论的内容和含义有所不同，使得他们成为商标保护理论的重要组成部分。
一般认为，淡化行为通常表现为两种方式，即弱化和丑化。如果一个可以刺激消费者积极反应的驰名商标，且该商标仅与其使用者的产品相关，由于在其他商品上使用而减弱其驰名商标的刺激效果，即构成弱化。例如将“蒂芙尼”使用在影院的名称上，或者把“劳斯莱斯”使用在自行车商标上。如果那些在后使用的商标使用在令驰名商标所有人及其消费者不快或产生负面情绪的相关产品上时，即构成了丑化。例如将“迪士尼”商标使用在成人用品上，或者将牛奶品牌“伊利”使用在医用器械上。
美国判例法使用“商标淡化”这一概念是从1932年开始的，在蒂芙尼商标案中，虽然消费者可能会误认为该电影院是属于蒂芙尼珠宝商的，但法院没有在传统混淆理论的基础上进行裁定，而是判定驰名商标需要被保护，以防止冲淡此商标与特定商品之间的关联。法院援引谢克特教授的观点，提出了“在非竞争产品上使用驰名商标所带来的损害，是逐渐减弱该商标的独特形象，并因公众使用非竞争性产品模糊了对此商标的注意力”。
在立法上，马萨诸塞州在1947年颁布的反淡化法，成为了美国最早制定的商标反淡化法。自那时以来许多州也有了类似的法律，直到2004年共有35个州已经颁布了反淡化法。这些州的立法，一般通过禁止在后的可能引起淡化的使用行为来保护在先商标的独特性。
由于美国是一个联邦制国家，因此联邦政府和各州之间的立法权是不同的，如果宪法明确规定的法律事项应当由联邦政府制定的，那么州政府不能做出相应的规定，只要在宪法中没有明确规定的法律事项应当是由联邦政府制定的，那么州政府可以制定自己的规则，否则是违反宪法的，应该被禁止。对于知识产权的保护，也不例外，所以美国的知识产权法律是由两部分组成，一部分是联邦的法律，如美国专利法的宪法，国会商标法，著作权法、反不正当竞争法。二是知识产权的立法，立法主要是由判例法，包括反不正当竞争法，商业秘密法，以及作者的道德权利和权利保护的宣传工作等。
随着经济规模的扩大，企业普遍要求希望能够建立一个联邦商标保护制度，增加国家立法对商标权的保护。在这种方式中，商标权可以在全国范围内保证，以防止他人侵犯其商标权，也有助于更大程度的维护国家利益以及国有企业在国际市场的发展。因此，自1787年宪法修正之后，美国联邦和州政府对知识产权的法律的修正，使其经历了巨大的变化。虽然商标反淡化理论获得一些法院的批准，并且有部分州通过了关于反淡化的立法，但由于约一半的州并没有制定反淡化法，而且各州反淡化法是不一样的，这导致驰名商标保护不均匀，甚至出现矛盾的现象。因此，企业界和理论界的许多人士强烈要求联邦立法保护那些真正的驰名商标。最终，于1996年1月16日，反淡化草案在通过了参议院和众议院的表决后由克林顿总统签署成为法律，即“1995年联邦商标反淡化法”。
二、 美国联邦商标反淡化法的演进
《1995年联邦商标反淡化法》的规定，使美国驰名商标的保护力度得到了提高，但规定只能从商标权救济的角度出发，而不涉及商标注册的程序，没有把淡化作为对商标注册申请提出异议或要求撤销注册商标的原因，这绝对是一个很大的弊端。
为了弥补这种缺陷，美国在1999年通过了“1999联邦反淡化法修正案”。商标反淡化的范围从实体扩大到了程序，商标淡化将作为一个驳回商标注册申请的原因。驰名商标权人按照《兰哈姆法》第十三条向商标审判和上诉委员会提出异议前，商标拥有者必须先向商标专利局提出异议程序。
此外，《兰哈姆法》的第14和第24条在修改后，允许以新注册的商标将导致另一个商标淡化为理由请求撤销已经在专利局注册登记的商标。而这一修改的重要目的，是为了在登记过程早期即可判断淡化，并希望专利商标局在商标淡化的问题方面，为商标权人提供指导和帮助。并且《兰哈姆法》的部分救济条款还做出了修正，在禁令救济和损害赔偿条款中引用了淡化条款。该修正案还规定，《兰哈姆法》第36条规定的销毁侵权货物，也可以作为故意淡化的一种救济方式。但本次修改未能涉及证明淡化的标准，这也为2006年再次修正《联邦商标反淡化法》埋下了伏笔。
淡化的证明标准，一直在反淡化条款中存在很大争议。根据美国各州的反淡化法，只要证明存在淡化的可能性就可以获得禁令救济，而《联邦商标反淡化法》中的规定却并不十分清楚。因此，美国各巡回法院同时存在几种不同的证明淡化的标准。如第二巡回法院认为，“要证明具体的经济损失是不恰当的”被要求证明具体的淡化是对法律条文的极端诠释。而第四巡回法院却依照法律的规定，认为法律要求“具体的，已经发生的淡化”，而不是像其他州的反淡化法规定的只需要淡化的可能性，还认为“驰名商标的标识和区别商品或服务的能力下降”是由于在后商标使用者侵犯了该商标的销售能力，原告想要赢得官司就必须证明这种损害。而其他巡回法院对淡化的标准则游弋于两者之间。
为了制定商标淡化的统一标准，美国联邦最高法院在2003年审理了Victor Moseley一案。在此案件的审理中，美国最高法院支持了第四巡回法院的观点。而此案件的判决并非两全其美，从另一个角度来看，它引发的问题远比它解决的问题多。此案没有更加详细的分析如何用间接证据来证明实际的淡化，而只是说如果在先商标和在后商标相同，那么可以依靠可信的间接证据来证明商标淡化。此外，虽然该案例并没有涉及商标淡化的定义，但美国最高法院对于淡化的定义是否包括丑化心存疑虑。因此，根据《联邦商标反淡化法》的规定丑化是否属于有效的起诉原因仍然是富有争议的问题。
美国最高法院对该案的判决引起了产业界的强烈不满，加剧了学界对淡化证明标准的争论。2004年4月和2005年1月，在美国众议院司法委员会下属的“法院、网络和知识产权委员会”接受了有关证明淡化的标准和对其他淡化相关问题进行讨论的议题。并最终认为Victor Moseley案的判决标准对商标权所有人不利，应当修改。此外，该委员会还对《联邦商标反淡化法》的几个核心问题进行了讨论，比如如何认定驰名商标，通过使用获得显著性的商标是否可以依据法律被保护，该法中所指淡化是否包括了丑化等等。修正后的《联邦商标反淡化法》于2005年4月19日和2006年3月8日相继获得众议院和参议院的通过，并于2006年10月6日开始生效。此议案被称为《2006年商标反淡化修正案》。
《2006年商标反淡化修正案》涉及驰名商标反淡化救济标准、驰名商标的认定标准和弱化丑化的定义以及免责事由的完善等方面。具体为以下几点：
（一）明确了驰名商标反淡化救济标准。该修正案明确了弱化和丑化都可能导致驰名商标淡化，具有固有显著性和获得显著性的商标都可以获得商标反淡化保护。并且将具有淡化的可能性，而非实际的淡化作为了商标淡化的证明标准。该法案还将“可能由于弱化或丑化而导致淡化”作为不予注册、提出异议或撤销商标注册的原因。
（二）对驰名商标的标准重新做出了界定，将认定其是否驰名的参考因素，从7个降到了4个，并且明确了弱化和丑化的定义。弱化被定义为“由于一个商标或商号与驰名商标类似而产生的联系，这种联系将损害驰名商标的显著性”。丑化被定义为“由于一个商标或商号与驰名商标类似而产生的联系，这种联系将损害驰名商标的声誉”。
（三）进一步完善了淡化的免责事由，在不构成侵权行为的免责事由里增加了滑稽模仿以及反讽，并确定了指示性和描述性合理使用的范围。
（四）明确了没有注册的商业外观获得反淡化保护的证明责任。即主张商业外观获得保护的当事人应当证明：所诉商业外观整体上不具有功能性且驰名，同时如果所诉商业外观包含了任何注册商标，那么未注册的部分在整体上驰名且其名声独立于注册商标的名声。
三、 美国商标反淡化法对我国相关立法的借鉴意义
通过了解美国反淡化制度，我们知道驰名商标的反淡化理论不仅发源于美国，而且在美国得到完善和进步。并且美国是目前唯一对驰名商标反淡化进行专门立法的国家。所以，在对我国商标反淡化制度进行构建的过程中，首先就应该对美国的商标反淡化制度进行深入的了解和研究。不过我们要知道，虽然他山之石可以攻玉，但是一味的照搬照抄是绝不可行的。正如美国学者格林顿所主张的：法律是特定民族的历史、文化、社会的价值和一般意识与观念的集中表现。任何两个国家的法律都不可能完全一样。法律作为一种文化的表现形式，如果不经过某种本土化的过程，它便不可能轻易地从一种文化移植到另一种文化。
所以，我们必须有选择有甄别地对美国反淡化制度进行借鉴，并按照我国国情进行变通，使外来的反淡化制度适合我国的司法环境，令其更加具有可操作的意义。本人根据以上的立法思想并结合对美国商标反淡化制度的考察，就我国反淡化制度的建立提出几点完善意见：
（一）由于我国立法上未曾对商标淡化的概念进行界定，所以为了防止歧义造成混乱，应该在我国商标法中增加定义驰名商标淡化的内容。
（二）随着生产力和商业模式的不断进步和改变，商标淡化逐渐渗透到各个领域，淡化的形式也越来越复杂多样。因此，与时俱进地以立法手段来明确商标淡化的各种形式是我国商标反淡化立法尤为重要的一环。
（三）我国新修订的《商标法》并没有将商标淡化列入侵权行为之列，这对驰名商标所有人极为不利。因此，要完善商标淡化立法，必须规定被淡化的商标所有权人拥有可以维护其合法权益的权利。这种权利应包括：禁令救济、经济上的赔偿、销毁与侵权有关的物品以及其他必要的权利。
（四）在法律中列举出商标淡化的例外情形。如新闻报道、滑稽模仿、合理使用和非商业使用等等。以此防止商标所有权人滥用权利，违反公共利益。
目前，我国越来越多的驰名商标所有人依据商标淡化理论，对商标局、商标评审委员会提出商标异议、异议复审或撤销登记。而且越来越多的有关商标淡化的案件随着商业模式前进的脚步涌现出来，使得我国商标法在商标反淡化方面表现得捉襟见肘。像许多其他法律领域一样，商标法也是一个尚未成熟的领域，尤其是在商标反淡化方面。它在保证商业产品或服务免受非法侵害的同时，既不能束缚市场的自由竞争，还要有利于商业产品或服务的创新和发展，并随着政策目标和利益功能的不断改变而改变。所以，在我国建立健全的商标反淡化保护制度依然任重而道远。但是我们应当看到，美国的商标反淡化理论和司法实践已经为我国未来如何建立商标反淡化司法制度打开了一扇明窗。
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